익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 때에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 위 같은 법조 제2항은 영업비밀보유자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다 라고 규정하고 있는바, 여기서 “침해될 우려”라 함은 단순히 침해될 가능성만으로는 부족하고 침해될 것이 확실히 예상되는 개연성을 뜻한다 할 것이지만 원래 영업비밀은 그것이 공개되는 순간 비밀성을 상실하게 되어 보호적격마저 부인되는 특성을 가지고 있고, 한편 그 어느 때보다도 기업경쟁이 치열한 오늘날 개발하거나 획득한 영업비밀의 유지는 그 기업의 사활이 걸린 중대한 문제이므로, 일단 상대방이 부정한 수단으로 영업비밀을 취득한 것이 입증되면 특별한 사정이 없는 한 그 부정취득자에 의하여 영업비밀이 사용되거나 공개되어 영업비밀 보유자의 영업상 이익이 침해될 우려가 있다고 보아야 할 것이다. 서울고법 1996. 2. 29. 95나14420판결.
따라서 이 사건 노트는 피고들의 영업비밀 침해행위를 조성한 물건일 뿐만 아니라 피고들이 이를 계속 가지고 있으면 장차 침해행위를 계속하거나 그렇게 할 우려가 있어 피고들이 수중에서 없애야 할 필요가 있으므로 피고들은 이 사건 노트 1권을 폐기하여야 한다는 이유가 타당하다고 본다.
◎ 직무수행과정에서의 영업비밀을 개발하게 된 경우의 귀속주체
1) 대법원은 위 노트의 내용 중의 일부는 피고 이동섭이 직접 연구개발한 것이라고 하더라도 피고 이동섭이 연구내용은 권고 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당한 업무 그 자체이고, 원고 회사의 기자재와 연구설비 및 다른 연구원의 연구결과를 참조하여 연구한 것이며, 그 내용이 위 피고가 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여 쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 원고회사의 영업비밀이 되는 것이라고 한다.
2) 직무수행과정에서의 영업비밀을 개발하게 된 경우의 귀속문제는 지적소유권 전반에 걸친 문제이기도 한데, 우선적으로 당사자의 근로계약 및 특약의 내용에 따르게 된다. 그러한 특약이 없는 경우에는 영업정보의 성질에 따라 특허법 제39조, 저작권법 제 9조, 컴퓨터프로그램보호법 제7조, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제5조를 적용하여야 할 경우도 있을 것이고 직접적으로 이를 적용할 수 없는 경우에는 이를 참고하여 “각각의 영업비밀의 성격, 당해 영업비밀을 작성함에 있어서 발안자나 근로자의 공헌도 등 작성이 이루어지게 된 상황에 응하여 그 귀속을 판단”하여야 할 것이다. 곽경직, 영업비밀이 침해와 구제 및 소송상의 제문제, 인권과 정의 1997. 6. 250호, p.52.
한편 근로자가 근로계약에 따라 직장에서 근무하는 동안에 스스로 체득하게 된 일반적 지식, 기술, 경험, 거래선과의 친분관계 등은 자신에게 귀속되는 인격적 성질의 것이라고 할 수 있다. 문제는 이러한 체득이 기업의 업무를 수행하는 과정에서 이루어진 경우에 기업의 영업비밀과의 사이에 구체적 경계를 어떻게 정하는가 하는 것이다. 이 문제는 영업비밀의 성격과 내용, 그리고 이를 개발 또는 사용하는데 참여한 당해 근로자의 지위와 업무의 종류, 기간 등을 종합적으로 고려하여 합목적적으로 판단하여야 할 것이다. 곽경직, 전게논문, p.52.
3) 이러한 관점에서 볼 때, 문제된 사건의 연구내용이 개인적으로 체득하기는 어렵고 다른 연구원의 연구결과를 참고하여 이루어진 것이므로 이 사건 영업비밀의 피고 이동섭에게 귀속되는 것은 아니라고 본 판시는 타당하다고 본다.
9. 영업비밀의 '침해행위를 조성한 물건'에 대한 폐기를 명하기 위한 심리 방법
영업비밀 침해에 대한 금지 및 예방청구와 함께 청구할 수 있는 폐기제거청구권은 영업비밀 침해행위로 인한 물적 침해상태의 제거를 통해 장래의 침해 재발을 막아 금지청구의 실효를 거두기 위해 인정되는 것으로, 단독으로 독립하여 행사할 수 없고, 반드시 금지 또는 예방청구권에 수반되어야 하는 附帶請求權이다.
여기서 “침해행위를 조성한 물건”이란 그 물건이 존재하는 한 침해행위를 일으키는 즉 당해 물건이 없다면 침해행위도 없는 물건(영업비밀이 화체된 도면, 양서, 설명서, 메모, 노트, 설계도, 고객리스트 등)으로 침해행위에 의하여 생산한 물건(부정 취득한 영업비밀을 이용하여 생산한 제품)도 포함되며, “침해행위에 제공된 설비”란 영업비밀을 침해하는 데 제공된 도청 장비 또는 부정 사용행위에 쓰이는 금형, 제조기계 및 생산설비 들을 말한다. 그러나, 이러한 물건 중 극히 일부분에만 영업비밀이 화체되어 있거나 생산된 제품 중 극히 일부분이 부품 등이 영업비밀 침해와 관련이 있을 경우, 또는 극히 일부분만 침해행위에 제공된 경우 그 물건 전부에 대하여 폐기 또는 제거를 청구하는 것은 과잉청구에 해당되므로, 신의칙 또는 법익교량의 원칙에 비추어 권리남용이 라고 판단되면 폐기제거를 인정해서는 아니 될 것이고, 손해배상이나 부당이득의 법리로 이해를 조절할 수 밖에 없을 것이다.
이와 같은 물건이나 설비에 대하여 폐기제거를 청구하기 위해서는 그것이 현존하는 사실에 대하여 입증하여야 할 뿐 아니라 상대방이 그 물건설비에 대하여 소유권 등의 처분권한을 가지고 있음을 입증하여야 한다. 영업비밀보유자에게 고용되어 영업비밀을 취득한자가 그 영업비밀을 자신의 노트에 기재한 행위 자체는 영업비밀이 침해행위에 해당하지 아니하나, 타 회사에 스카우트되어 그 노트에 기재된 영업비밀을 이용하여 영업비밀 침해행위를 하고 있다면 그 노트는 부정경쟁방지법 제10조 제2항 소정의 ‘침해행위를 조성한 물건’에 해당되며, 영업비밀 침해행우가 계속될 염려가 있다면 그 노트에 대한 폐기를 명할 수 있고, 당해 노트에 대한 폐기는 노트의 현존 여부를 밝힌 다음 그 소유자나 처분 권한이 있는 자에게 명해야 한다.(대법원 1996. 12. 23. 96다16605판결).
“기타 필요한 조치”란 장래에 침해행위를 금지 또는 예방을 위한 조치로서 이를 보장하기 위한 담보제공 또는 공탁 등을 들 수 있다. 영업비밀보호가이드북, 특허청, 2004.5, p.42.